Puntos clave
- Verifique la titularidad y presente pronto; la licencia puede cubrir una solicitud en trámite o una marca registrada.
- La inscripción de una licencia en ONAPI es publicidad opcional, no requisito para hacer valer derechos licenciados.
- Las cláusulas de control de calidad protegen la marca, no solo su imagen.
- Las regalías pagadas al exterior llevan retención y atención de precios de transferencia.
- Las franquicias pueden atraer la protección de la Ley 173 que limita la terminación.
La licencia es la forma en que la mayoría de las marcas internacionales entra realmente al mercado dominicano — un socio local opera, invierte y vende bajo su nombre, y usted cobra una regalía. Es eficiente en capital y rápido, y pone su activo más valioso en manos ajenas. Tres cosas marcan la diferencia entre una licencia que lo protege y una que no.
Primero: verifique la titularidad y presente pronto
Los derechos marcarios dominicanos son territoriales y la prioridad de presentación importa, pero el principio de primer solicitante no es absoluto. La licencia puede referirse a una solicitud en trámite o marca registrada, y la Ley 20-00 también reconoce determinados supuestos de uso anterior, mejor derecho, nombre comercial, signo notorio y mala fe. Revise el registro, documente la titularidad y presente pronto, sin asumir que una solicitud por sí sola sanea el título.
La secuencia prudente suele ser buscar y presentar la marca antes del lanzamiento o la licencia — vea nuestra guía de registro de marcas —, no porque sea imposible licenciar antes, sino porque una titularidad no resuelta pone en riesgo la operación. Si la relación ya existe, aclare la cadena de titularidad antes de ampliar la licencia.
Segundo: decida si conviene inscribir la licencia
Una licencia relativa a una marca en trámite o registrada puede inscribirse en ONAPI para dar publicidad. El artículo 90 modificado dispone que la inscripción no es requisito para hacer valer derechos bajo la licencia y que no devenga tasa de servicio. Aun así, puede ayudar a la transparencia registral y la debida diligencia; analícela separadamente de una cesión, cuya inscripción sí rige la oponibilidad del cambio a terceros.
Tercero: controle la calidad, por escrito y en la práctica
Una marca indica origen y consistencia. Una licencia que permite a un socio usar su nombre sin estándares no es solo un riesgo comercial de reputación; socava la función que cumple la marca. Las licencias serias especifican los productos o servicios cubiertos, los estándares a cumplir, derechos de inspección y auditoría, aprobación de mercadeo y empaque, y las consecuencias de incumplir el estándar.
Las cláusulas hay que ejercerlas además de redactarlas. Una cláusula de calidad nunca aplicada es difícil de invocar después, cuando se convierte en la base de una terminación.
La franquicia añade capas
Una franquicia es una licencia más un sistema operativo: la marca, el know-how, los manuales, la capacitación, los acuerdos de suministro y la estructura de cuotas. Cada elemento necesita su propio tratamiento. Los manuales y materiales de capacitación se protegen por derecho de autor y no por marca, y cualquier cesión o licencia sobre ellos debe ser explícita. El territorio, la exclusividad y las metas de desempeño deben definirse con precisión, porque de eso suelen tratar las disputas.
La cuestión de la terminación — y la Ley 173
Este es el punto que más pasan por alto los franquiciantes internacionales. Según cómo se estructure y registre la relación, un socio local exclusivo puede caer dentro del régimen protector de la Ley 173, que limita la terminación unilateral y puede exigir justa causa o indemnización — el marco de nuestra guía de contratos de distribución y la Ley 173, incluido cómo el DR-CAFTA cambió la posición para acuerdos que califican con partes estadounidenses.
Un franquiciante que asume que una cláusula de terminación a treinta días regida por ley extranjera simplemente funcionará ha asumido lo que más probablemente no sea cierto. La pregunta corresponde a la etapa de redacción, cuando todavía puede elegirse la estructura.
El dinero
Las regalías pagadas a un licenciante extranjero son un pago transfronterizo con consecuencias fiscales: se aplica una retención a los pagos al exterior y, cuando el licenciante y el licenciatario son partes relacionadas, la valoración cae de lleno en el escrutinio de precios de transferencia, porque una regalía reduce la utilidad gravable dominicana. La documentación de la base comercial de la tasa debe existir desde el inicio y no armarse cuando la requieran.
Nuestra mesa de PI busca y presenta la marca, redacta la licencia, tramita su inscripción opcional cuando conviene y coordina el tratamiento fiscal.
Preguntas frecuentes
¿Puedo licenciar una marca que no he registrado en República Dominicana?
La licencia puede referirse a una solicitud en trámite o a una marca registrada. Presentar pronto sigue siendo prudente porque la prioridad registral importa, pero la Ley 20-00 también reconoce determinados supuestos de uso anterior, mejor derecho y signos notorios.
¿Debe inscribirse en ONAPI una licencia de marca?
Una licencia relativa a una marca en trámite o registrada puede inscribirse en ONAPI para dar publicidad. Conforme al artículo 90 modificado, la inscripción no es requisito para hacer valer derechos bajo la licencia y no devenga tasa de servicio.
¿Puedo poner fin a la relación con un franquiciado dominicano mediante la cláusula de preaviso de mi contrato?
No necesariamente. Según cómo se estructure y registre la relación, puede caer dentro del régimen protector de la Ley 173, que limita la terminación unilateral y puede exigir justa causa o indemnización.
¿Qué impuesto se aplica a las regalías pagadas al exterior?
Las regalías a un licenciante extranjero están sujetas a retención, y cuando las partes están relacionadas la tasa queda sujeta al análisis de precios de transferencia porque una regalía reduce la utilidad gravable dominicana.